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Propiedad Intelectual



Transacciones y Procesos


Bristol-Myers Squibb Company (BMS)
• Nuestra firma brinda asesoría legal a Bristol-Myers Squibb Company (BMS) en relación a los intentos del Ministerio de Salud de declarar de “interés público” el otorgamiento de una licencia obligatoria para la patente Reyataz en Perú. Reyataz (Atazanavir) en un antiviral para el tratamiento del HIV-SIDA que goza de una patente que protege la sal de bisulfato del Atazanavir. Este es el primer proceso que implica el otorgamiento de una licencia obligatoria y nuestra firma está a cargo de la estrategia de defensa de la patente, incluyendo la acción de nulidad que está en curso.

• Nuestra firma brinda asesoría legal a Bristol-Myers Squibb Company (BMS) en relación a la demanda presentada por el gremio que representa a las empresas farmacéuticas locales (Adifan) buscando la anulación de la patente Reyataz® in Peru. Adifan sustentaba su pedido en una supuesta falta de novedad e inventiva, e invocaba la denegación de la solicitud de registro de una patente equivalente en Colombia, al amparo de la regulación andina. Estuvimos a cargo de la defensa de los derechos exclusivos derivados de esta patente en el proceso de nulidad y de reforzar su validez. El 5 de febrero de 2015 recibimos la resolución de primera instancia de la Comisión de Patentes de Indecopi. La autoridad declaró infundado la acción de nulidad y confirmó la novedad e inventiva de la mencionada patente, basándose en argumentos técnicos. Adifan presentó una apelación que está pendiente de resolver.

• Nuestra firma brinda asesoría legal a Bristol-Myers Squibb Company (BMS) en relación a la demanda por violación de derecho de patente presentada contra los importadores locales del medicamente genérico Srpycel® (Dasatinib), que está basado en la patente que protege la sal monohidratada de Dasatinib. Hemos obtenido tanto medidas preliminares como resoluciones en primera instancia que establecen la violación del derecho de patente y prohíben la comercialización e importación de dichos productos. Los demandados han apelado, por lo que la decisión final aún está pendiente.

Eli Lilly And Company
Nuestra firma brinda asesoría legal a Eli Lilly And Company para impedir la comercialización de medicamentos genéricos que afectan el ámbito de protección de la patente Zyprexa® (Olanzapine). Estamos a cargo tanto del desarrollo de la estrategia de este caso como de análisis técnicos, envío de cartas de advertencia y, si fuera necesario, presentación de demandas.

Bayer Intellectual Property GMBH
Nuestra firma brinda asesoría legal a Bayer Intellectual Property GMBH en relación a la demanda presentada por una compañía de medicamentos genéricos en noviembre de 2014 que buscaba la anulación de la patente otorgada para un anticonceptivo que contiene drospirenone + ethinylestradiol + ácido folate. El 30 de julio de 2015 la compañía recibió la decisión de primera instancia de la Comisión de Patentes de Indecopi. La autoridad declaró infundada la acción de nulidad y confirmó la validez, tanto del punto de vista legal como técnico, de la patente otorgada.

Corporación Cerámica
Nuestra firma brindó asesoría legal a Corporación Cerámica S.A. en relación a un caso de violación de derechos de autor. La Sunat informó a la compañía sobre la importación de productos idénticos a los fabricados por nuestro cliente (grifería) que, además, llevaban la marca TREBOL. Con la finalidad de impedir el ingreso de dichos productos al país iniciamos una acción por violación de derechos de autor contra el importador, obteniendo una medida cautelar por medio de la cual los productos fueron incautados y puestos bajo custodia de nuestro cliente hasta que el proceso concluya. La Dirección de Signos Distintivos de Indecopi declaró fundada nuestra demanda y ordenó al demandado no utilizar la marca TREBOL para identificar griferías.

Sociedad de Desarrollo de Hoteles Peruanos (Accor)
Nuestra firma brindó asesoría legal a la Sociedad de Desarrollo de Hoteles Peruanos (Accor) para el registro de la marca “Naturalmente a su tiempo 365 Bar: Restaurant” en la clase 43. El registro fue denegado en primera instancia, pero fue admitido en segunda instancia después que la autoridad aceptó el acuerdo de coexistencia firmado entre nuestro cliente y el propietario de las marcas “365 Deli”; “365 Express and logotype” y “365 Express” registradas en la clase 43.

Chery Automobile Co., Ltd. (China)
Nuestra firma brindó asesoría legal a Chery Automobile Co.Ltd en el diseño de la estrategia para obtener el registro del nuevo logo de la marca CHERY en las clases 12 y 37, el cual había sido previamente denegado. A través de las resoluciones Nº 003481-2015/CSD-INDECOPI y Nº 003482-2015/CSD-INDECOPI la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi otorgó el registro de dicho logo en las clases solicitadas, permitiendo así que la compañía pueda vender sus vehículos en Perú.

UCP Backus & Johnston (SABMiller subsidiary), propietario del equipo de fútbol “Club Sporting Cristal”
Nuestra firma brindó asesoría legal a UCP Backus & Johnston en la oposición de la solicitud de registro del eslogan LA MAQUINA CELESTE en la clase 41, presentado por el equipo de fútbol Real Atlético Garcilaso (Cusco). Obtuvimos la revocación de la primera resolución que declaró infundada la oposición y otorgó el registro del eslogan. Nuestra firma se encargó del caso después de esta primera resolución y demostró que el equipo Sporting Cristal era conocido como “La Máquina Celeste” entre 1994 y 1995, eslogan por el que hasta hoy es recordado. La segunda instancia administrativa concluyó que Real Atlético Garcilaso Cusco actuó en mala fe, tratando de registrar un eslogan identificado con el Club Sporting Cristal.

Marcas

G.W. Yichang & Cia. S.A.: Notoriedad Florida
Nulidad de la marca Florida inscrita a favor de Gaseosa Lux S.A., en la clase 32 de la Clasificación Internacional (C.I.), en base a la notoriedad de la marca Florida y vinculación de las clases 29, 30 y 32 de la C.I.

Ebel International Limited: Vinculación clases 5 y 9 de la C.I.
Oposición al registro de la marca HEBEL solicitada por The Gillete Company, en la clase 09 de la C.I., en base al registro de la marca EBEL en la clase 3 de la C.I.

Ebel International Limited: Vinculación clases 3 y 42 de la C.I.
Oposición al registro de la marca VISAGE, solicitado por Inversiones Mantilla S.A., en la clase 42 de la C.I., en base al registro de la misma marca en la clase 3 de la C.I.

Lanard Toys: Vinculación clases 25 y 28 de la C.I.
Oposición al registro de la marca LANARD, solicitada por Sociedad Andina de los Grandes Almacenes S.A., en la clase 25 de la C.I., en base al registro de la misma marca en la clase 28 de la C.I.

Compañía Nacional de Chocolate S.A.: Obtención de marca WINTERITOS en clase 30 C.I. en República Dominicana
Se logró la cancelación de la marca WINTERITOS en República Dominicana y se obtuvo el registro a favor del cliente.

Compañía Nacional de Chocolate S.A: Obtención del registro de la marca MUSTAFA en clase 30 de la C.I. en Colombia
Se planteó una oposición andina al registro de la marca MUSTAFA en Colombia en base a un registro peruano, impidiéndose el registro y obteniéndolo a favor del cliente.

Compañía Nacional de Chocolate S.A: Obtención del registro de la marca PICARAS en al clase 30 de la C.I. en Colombia
Se logró la cancelación de la marca PICARITOS en Colombia y se obtuvo el registro a favor del cliente.

Celima S.A.: Recuperación de la marca CELIMA en la clase 19 en El Salvador
Se logró la nulidad de la marca CELIMA en El Salvador registrada por un distribuidor y se obtuvo el registro a favor del cliente.

Isaberg Rapid Aktiebolag: Recuperación de la marcas RAPID en la clase 16 de la C.I.
Se logró la nulidad de la marca RAPID en el Perú registrada por un distribuidor y se obtuvo el registro a favor del cliente.

Cantol: Obtención de marca notaria
Se logró la declaración de marca notoriamente conocida para la marca CANTOL.

Interbank: Uso de denominación BANCO VERDE
Impedimento del otorgamiento en exclusiva de denominaciones “Banco Verde” a favor de una sola entidad financiera.

Celima S.A.: obtención de marca TREBOL
Obtención de marca TREBOL en El Salvador. La marca fue recuperada no obstante haber sido registrada por un tercero de mala fe.

Patentes

-Obtención de medidas cautelares y medidas definitivas en diversos procedimientos de denuncia por infracción de patente, consiguiéndose retirar las copias del mercado.
-Se obtuvieron pronunciamientos favorables por parte del Indecopi en procedimientos de denuncia por infracción a los derechos de patentes.
-Se consiguió que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI emita, por primera vez, una resolución ordenando medidas cautelares en segunda instancia administrativa, a fin de proteger los derechos de patente de uno de nuestros clientes farmacéuticos.
-Defensas exitosas de validez de patentes farmacéuticas en procedimientos de nulidad iniciados por competidores.

Eli Lilly and Company y Eli Lilly and Company Limited
Por el principio activo OLANZAPINA obtuvimos medidas cautelares y pronunciamientos favorables distintos en contra de 17 empresas infractoras. Cabe señalar que se logró que el Indecopi imponga una multa (hasta ahora la más alta en el tema de patentes) que asciende aproximadamente a US$ 40,000.00 en contra de la empresa El Samaritano S.R.L., por la importación y comercialización del producto Oleanz. También obtuvimos varios pronunciamientos favorables en relación al principio activo CLORHIDRATO DE RALOXIFENO.

Campañas Antipiratería

Motion Picture Association (MPA): Campaña contra la piratería
Campaña iniciada en 1997, interviniéndose en su momento 20 laboratorios, 223 tiendas y 32 mercados. Durante los tres años de campaña se han incautado 87,301 videos y 14 reproductores en el respectivo período, lográndose una reducción de la piratería de obras audiovisuales de 95% a un 50%.

Business Software Alliance (BSA): Campaña contra la piratería
Campaña iniciada en julio de 1998, lográndose una reducción de la piratería de software de un 90% a un 68%.

Microsoft Corporation
Incautación de 45,000 CD-R piratas.
Sony Computer Entertainment America LLC
Incautación mediante medida de frontera de 15,000 mandos piratas de PlayStation.

Mattel Inc.
Incautación de 500 mil unidades piratas de útiles escolares con el personaje BARBIE.

Corporación Transcontinental del Perú S.A.C.
Denuncia por infracción: arroz “COSTEÑO”. Inmovilización de 8,300 toneladas de arroz.

Lucky Strike – Hamilton (Barmark Ltd.)
Incautación de contenedor con 301 cajas de cigarrillos falsificados de la marca LUCKY STRIKE y 839 cajas de cigarrillos falsificados de la marca HAMILTON.

Honda Motor Company
Denuncia por infracción "HONDA". Inmovilización de motocicletas con la marca "KONDA" a nivel nacional. Intervención simultánea en 8 ciudades distintas.

Ajinomoto Co Inc.
Proceso judicial de acción por infracción por confundibilidad de envases. "KIKKO" vs. "AJINOMOTO".

Ebel International
Denuncia por infracción "BELIEVE". Se inmovilizaron 32,00 perfumes y shampoos.

Datos de Prueba y Registros Sanitarios

JOHNSON & JOHNSON: Protección de Datos de Prueba de Nuevas Entidades Químicas.
Se consiguió la protección de Datos de Prueba a los productos YONDELIS, RESOLOR, PRILIGY y EDURANT cuyas solicitudes fueron ingresadas bajo el amparo de la nueva normativa de Datos de Prueba.

BEIERSDORF: Certificación.
Se logró conseguir una de las primeras certificaciones en Buenas Prácticas de Almacenamiento para una empresa que maneja marcas de cosméticos como por ejemplo NIVEA, EUCERIN y HANSAPLAST.

NOVARTIS: Acido Zoledrónico.
Se logró ante la autoridad regulatoria que una empresa local dejara de promocionar y comercializar su producto que no estaba indicado para el tratamiento de la osteoporosis. Tanto la FDA como EMA se habían pronunciado indicando que sólo la concentración de 5mg que tenía el producto de Novartis estaba indicado para la osteoporosis y el laboratorio copista promocionaba su producto de 4 mg para el tratamiento de la osteoporosis cuando no había sido aprobado para esa indicación en el Perú.